Pi\u00f9 inserzionisti possono riservarsi la stessa parola chiave e in qualunque momento l\u2019inserzionista pu\u00f2 incentivare la propria posizione sull\u2019elenco di Google fissando un \u2018prezzo per click\u2019 pi\u00f9 alto oppure provando a migliorare la qualit\u00e0 del suo annuncio.<\/p>\n
La disputa tra Interflora e Marks & Spencer ha preso le mosse dal fatto che Marks & Spencer, nell\u2019ambito del servizio di posizionamento di AdWords, si era riservata la parola chiave “Interflora” venendo di tal guisa ad interferire con il motore di ricerca ed il marchio di Interflora stessa.<\/p>\n
In Italia, avanti il Tribunale delle Imprese di Venezia, la medesima questione era stata sollevata da Obiettivo Risarcimento S.r.l., societ\u00e0 titolare del marchio \u2018obiettivo risarcimento\u2019, e C.O.R.O.C.A. s.r.l., societ\u00e0 operante nel medesimo settore di servizi medici e legali e nella gestione di pratiche risarcitorie. In particolare, quest\u2019ultima, aveva utilizzato la dicitura \u201cobiettivo risarcimento\u201d, che costituisce solo una parte del pi\u00f9 complesso marchio figurativo registrato dalla concorrente Obiettivo Risarcimento S.r.l., sia come parola chiave nella ricerca in internet del proprio nome a dominio (c.d. \u201cmetatag\u201d) che al fine di posizionare e promuovere lo stesso (c.d. \u201cAdwords\u201d).<\/p>\n
Secondo entrambe le pronunce, Tribunale delle Imprese di Venezia ordinanza 19 aprile 2013 nel caso \u2018Obiettivo Risarcimento\u2019 contro C.O.R.O.C.A. s.r.l e Alta Corte dell\u2019Inghilterra e del Galles specializzata in materia di propriet\u00e0 intellettuale nel caso Interflora \/ Marks & Spencer 15\/18\/22 Aprile 2013, usare i segni distintivi del concorrente, quali parole chiave per le ricerche in internet tramite Google, costituisce ‘illecito da contraffazione’.<\/p>\n
Il caso Interflora \/ Marks & Spencer ha avuto varie ed alterne vicende che hanno visto anche il coinvolgimento della Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale posta dall\u2019Alta Corte di Giustizia dell\u2019Inghilterra e Galles.<\/p>\n
La Corte di Giustizia, infatti, era stata invocata dalla Corte inglese a pronunciarsi sulla interpretazione dell\u2019art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89\/104\/CEE, nonch\u2019 sull\u2019art. 9 del regolamento n. 40\/94 (seppure successivamente abrogati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008\/95\/CE e dal regolamento CE del Consiglio 26 febbraio 2009 n. 207, sul marchio comunitario).<\/p>\n
La Corte di Giustizia, nell\u2019analizzare le questioni poste alla sua attenzione, ha preliminarmente analizzato le \u2018funzioni del marchio\u2019 e le modalit\u00e0 con cui le AdWords vengono a violare ciascuna funzione come di seguito si riporta:<\/p>\n
Conclude, quindi, la sentenza della Corte di Giustizia affermando:<\/p>\n
Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89\/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40\/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notoriet\u00e0 ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicit\u00e0 a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell\u2019ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga cos\u00ec indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notoriet\u00e0 del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicit\u00e0 arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notoriet\u00e0 (corrosione).<\/p><\/blockquote>\n
Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notoriet\u00e0 (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.<\/p><\/blockquote>\n
Per contro, il titolare di un marchio che gode di notoriet\u00e0 non pu\u00f2 vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notoriet\u00e0, un\u2019alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchi.<\/p><\/blockquote>\n
La Corte Inglese ha applicato i principi adottati dalla Corte di Giustizia Europea al caso Interflora nella sentenza emessa il 21 maggio scorso (Interflora Inc v Marks & Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch))<\/strong>.<\/p>\n
Interflora adduceva che l’uso del marchio “Interflora” da parte di Marks & Spencer avrebbe violato (o avrebbe potuto violare) le funzioni di indicazione di origine e di investimento del marchio. La funzione di pubblicit\u00e0 non era oggetto di disputa.<\/p>\n
Per quanto riguarda la funzione di investimento, la Corte Inglese ha stabilito che “qualora le AdWords di un terzo arrechino pregiudizio alla reputazione di un marchio, ad esempio quando l’immagine che il marchio proietti sia danneggiata, allora si puo` parlare di pregiudizio della funzione di investimento”<\/em>.<\/p>\n
In questo caso, considerata l’assenza di prove che le AdWords di Marks & Spencer arrecassero pregiudizio alla reputazione dei marchi di Interflora, al punto da danneggiarne l’immagine, la Corte ha concluso che la funzione di investimento non fosse stata violata.<\/p>\n
In relazione alla funzione di indicazione di origine, la Corte ha identificato i seguenti principi:<\/p>\n
\n
- la funzione di indicazione di origine viene violata da AdWords qualora la pubblicit\u00e0 non consenta, o consenta solo difficilmente, all’utente Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di stabilire se i prodotti o servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio oppure da un terzo;<\/li>\n
- L’onere di assicurarsi che tale utente non abbia difficolt\u00e0 nello stabilire l’origine del marchio, e che pertanto non ci siano rischi di confusione, incombe sull’inserzionista ;<\/li>\n
- Al fine di stabilire se vi sia pregiudizio, non \u00e8 sufficiente che solo alcuni utenti Internet abbiano difficolt\u00e0 nel comprendere che i prodotti o servizi pubblicizzati siano indipendenti dal proprietario del marchio;<\/li>\n
- Se la pubblicit\u00e0 causa ad una sezione rilevante del pubblico di erroneamente credere che i prodotti o servizi siano connessi al proprietario del marchio, allora il pregiudizio \u00e8 stabilito;<\/li>\n
- Nel contesto del caso in questione, \u00e8 rilevante considerare se l’utente normalmente informato e ragionevolmente attento sia consapevole che il servizio offerto da M&S non sia parte del network di Interflora e nel caso in cui non lo sia, stabilire se la pubblicit\u00e0 di M&S consenta a tale utente di determinarlo.”<\/li>\n<\/ol>\n
Applicando questi principi la Corte inglese ha concluso che Marks & Spencer avesse violato i marchi di Interflora ai sensi dell’art.5 (1) (a) della Direttiva e art.9 (1) (a) del Regolamento. In particolare, seguendo i tre fattori identificati dalla Corte Europea:<\/p>\n
\n
- Non era generalmente riconosciuto che l’utente normalmente informato e ragionevolmente attento fosse consapevole “sulla base della sua conoscenza generale del mercato” che il servizio offerto da Marks & Spencer non facesse parte del network di Interflora ma che fosse invece in competizione con esso.<\/li>\n
- Le pubblicit\u00e0di Marks & Spencer non consentivano a tale utente di stabilire se i servizi offerti da Marks & Spencer non facessero parte del network di Interflora .<\/li>\n
- La natura del network di Interflora poteva rendere particolarmente difficile per tale utente determinare se i servizi offerti da Marks & Spencer facessero parte del network o meno.<\/li>\n<\/ol>\n
In questo caso, pertanto, la Corte ha stabilito che le pubblicit\u00e0 di Marks & Spencer non consentissero, o consentissero solo difficilmente, all’utente normalmente informato e ragionevolmente attento di stabilire se i servizi pubblicizzati originassero da Interflora, o da un’impresa economicamente collegata ad Interflora, oppure da un terzo.<\/p>\n
La Corte ha considerato che un numero significativo di utenti fossero portati a credere che il servizio offerto da Marks & Spencer fosse parte del network Interflora. L’uso dei segni Interflora da parte di Marks & Spencer avrebbe pertanto violato la funzione di indicazione di origine del marchio.<\/p>\n
L\u2019ordinanza veneziana, pronunciata a conclusione di un procedimento a cognizione solo sommaria, prescinde, a differenza delle pronunce della Corte Europea di Giustizia e dell\u2019Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e del Galles, da valutazioni circa la funzione del segno distintivo o dell\u2019Adwords.<\/p>\n
Riconoscendo, in via preliminare, che la dicitura \u201cobiettivo risarcimento\u201d sarebbe stata oggetto di numerosi investimenti pubblicitari nel tempo tali da determinarne una notoriet\u00e0 nel pubblico, cos\u00ec da garantirne la validit\u00e0 (in virt\u00f9 del c.d. \u201csecondary meaning\u201d) la Sezione Specializzata di Venezia ha fatto propri i principi espressi dall\u2019Alta Corte di Giustizia dell\u2019Inghilterra e del Galles affermando che:<\/p>\n
l’utilizzo delle keyword “obiettivo” e “risarcimento” per aprire link sponsorizzati, parole riproducenti il segno distintivo della ricorrente … costituisce illecito di contraffazione in quanto detto uso, ovviamente in funzione distintiva dei medesimi servizi in concorrenza, equivale ad agganciare illecitamente il sito sponsorizzato al marchio altrui, cosi sfruttandone la gi\u00e0 affermata notoriet\u00e0\u201d;<\/p><\/blockquote>\n
ai sensi dell’art. 22 cpi, \u00e8 vietato adottare, indipendentemente dalla buona fede dell’utilizzatore, qualsivoglia segno distintivo, ivi comprese espressioni aventi finalit\u00e0 distintive all’interno di meta-tag, che – identico o simile al marchio altrui ed a causa dell’identit\u00e0 o affinit\u00e0 tra le attivit\u00e0 di impresa con i servizi resi dal titolare del marchio – possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, tale da consistere, come nel caso di specie, anche nella semplice associazione fra i due segni, fruendo indebitamente 1’imitatore della notoriet\u00e0 del marchio altrui\u201d.<\/p><\/blockquote>\n
In definitiva la societ\u00e0 concorrente (C.O.R.O.CA) \u00e8 stata condannata dal Tribunale di Venezia a \u201cnon utilizzare, come keyword per le ricerche internet tramite Google ed in ogni altro modo in ambito web, le parole “obiettivo risarcimento”<\/em>\u201d.<\/p>\n
Esula dallo scopo della presente analisi ogni valutazione circa l\u2019efficacia e la forza del marchio \u201cobiettivo risarcimento\u201d che, lo si pu\u00f2 comunque accennare, potrebbe essere astrattamente considerato invalido, ai sensi dell\u2019art. 13 CPI, per la funzione descrittiva che verrebbe ad assumere in merito alla \u201cfinalit\u00e0 risarcitoria\u201d sottesa al servizio offerto.<\/p>\n
Ci\u00f2 che pi\u00f9 rileva sono invece le affermazioni contenute nell\u2019ordinanza veneziana perch\u00e8 abbastanza nuove nel panorama giurisprudenziale italiano; infatti, un primo orientamento giurisprudenziale (ben espresso dall\u2019ordinanza del Tribunale di Roma del 18.01.2001 con commento di R. Sciaudone in Riv. Dir. Ind. 2002, II, 189 e di P. Sammarco in Dir. Inf. I, 2001; si veda anche Trib. Milano 08.02.2002 in AIDA 2002 e Trib. Napoli 28.01.2001 in Dir. Inf. 2002) escludeva espressamente la \u201ccontraffazione\u201d ma ammetteva la possibilit\u00e0 di sanzionare condotte come quella in esame solo in virt\u00f9 dei principi di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), in presenza di una condotta, imputabile ad un concorrente, di tipo \u201cparassitario\u201d.<\/p>\n
E ci\u00f2 perch\u00e8 se, da un lato, si tendeva ad escludere che il pubblico di internet potesse essere tratto in inganno dall\u2019utilizzo, sulle pagine web, di segni distintivi altrui al solo fine di indirizzare la ricerca del motore telematico, dall\u2019altro si preferiva relegare la sanzionabilit\u00e0 di tali condotte alle sole ipotesi, contraddistinte da mala fede, di illecita concorrenza tra imprenditori.<\/p>\n
Solo di recente la giurisprudenza e la dottrina italiana (in particolare si vedano Trib. Milano 14.11.2005 in GDI 2005 e 08.08.2007 in GDI 2007) hanno affermato la possibilit\u00e0 di scomodare anche i principi contenuti nel Codice della Propriet\u00e0 Industriale in tema di contraffazione di marchio (art. 20).<\/p>\n
E ci\u00f2 perch\u00e8 si \u00e8 iniziato a porre l\u2019attenzione sulla circostanza, evidenziata dalla dottrina maggioritaria (tra tutti si veda il contributo di E. Tosi), che l\u2019utilizzo sul web di segni corrispondenti a marchi registrati \u00e8 idonea sia ad orientare le scelte dell\u2019utente consumatore, inducendolo in errore, sia ad appropriarsi, illecitamente, della notoriet\u00e0 del segno altrui, se sussistente.<\/p>\n
Argomentando in questi termini, il giudizio di contraffazione prescinde, come nel caso \u201cobiettivo risarcimento\u201d, da ogni valutazione circa l\u2019elemento della concorrenzialit\u00e0 al punto tale da sanzionare chiunque, anche \u201cindipendentemente dalla buona fede dell\u2019utilizzatore\u201d, utilizzi una dicitura che costituisce un segno distintivo su cui terzi, anche non concorrenti, vantano diritti di esclusiva.<\/p>\n
In particolare, ai sensi dell\u2019art. 20 CPI, \u00e8 sanzionata sia la riproduzione (anche parziale) di un marchio, sia qualora ci\u00f2 determini \u201cun rischio di confusione o associazione per il pubblico\u201d (art. 20 n. 2 CPI) sia quando consenta di trarre un \u201cindebito vantaggio\u201d dalla rinomanza del segno altrui\u201d (art. 20 n.3 CPI).<\/p>\n
Per converso, si deve per\u00f2 affermare che dovr\u00e0 andare indenne da censura la condotta con cui ci si limiti a riprodurre il segno distintivo altrui al solo fine di descriverlo o compararlo con altri marchi, come ad esempio avviene di frequente nei vari \u201cblog\u201d, oppure ove la dicitura riportata sia idonea di per s\u00e8 ad identificare il servizio pubblicizzato sul sito in questione, esulando queste condotte dai criteri affermati dalle pronunce fin qui analizzate.<\/p>\n
Venezia\/Londra, 31 luglio 2013<\/p>\n
Avv. Lucia Loprieno
\nBarbara Rizzi (Solicitor)
\ndott. Nicol\u00f2 Romanato (dottorando presso l\u2019Universit\u00e0 Ca’ Foscari di Venezia)<\/p>\n\u00a9 IP Venice Intellectual Property<\/em><\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Le AdWords sono le parole che un utente internet inserisce in una ricerca in Google al fine di rinvenire il prodotto o il servizio a cui \u00e8 interessato. Google, a sua volta, fornisce agli operatori economici un servizio a pagamento per il \u2018posizionamento\u2019 delle AdWords ed il costo \u00e8 determinato dal \u2018prezzo massimo per click\u2019 …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_genesis_hide_title":false,"_genesis_hide_breadcrumbs":false,"_genesis_hide_singular_image":false,"_genesis_hide_footer_widgets":false,"_genesis_custom_body_class":"","_genesis_custom_post_class":"","_genesis_layout":"","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":{"0":"post-626","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news","7":"entry"},"yoast_head":"\n
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