Valigeria Roncato S.p.a: contro Roncato s.r.l.

Il Tribunale delle Imprese di Venezia, chiamato di recente a dirimere la controversia sorta tra Valigeria Roncato s.p.a. e Roncato s.r.l., con la sentenza n. 208/2013 depositata il 1 febbraio 2013 ha analiticamente esaminato ed applicato la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea emessa sul caso Intel Corporation inc. Contro CPM United Kingdom ltd.

La ricerca ha preso le mosse dalla formulazione dall’art. 4, n. 4 lett. A) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (“Direttiva Marchi”) che recita:

“Articolo 4
Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori
4. Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
a) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora esso sia destinato ad essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.

Nelle sentenze Adidas – Salomon e Adidas Benelux la Corte di Giustizia aveva avuto modo di chiarire il concetto di ‘nesso’ tra il marchio notorio anteriore e il marchio posteriore precisando che ‘l’esistenza del nesso deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie’.

In particolare, i fattori da prendere in considerazione sono:

• Il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto
• La natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimita’ o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi, nonche’ il pubblico interessato
• Il livello di notorieta’ del marchio anteriore
• La distintivita’, intrinseca o acquisita grazie all’uso, del marchio anteriore
• L’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico

 

Ad integrare i concetti gia’ espressi dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze Adidas Salomon e Adidas Benelux, la Corte, con la sentenza interpretativa emessa nel caso Intel Corporation inc contro CPM United Kingdom ltd del 27.11.2008 ha ampliato il ‘concetto di nesso’.

Nel caso “Intel”, Intel Corporation inc., titolare del marchio Intel registrato per computers e prodotti relativi, aveva chiesto l’annullamento del marchio Intelmark, utilizzato dalla parte convenuta CPM United Kingdom Ltd, per servizi di marketing. La Corte d’Appello inglese aveva riferito il caso alla Corte di Giustizia affinche` interpretasse i concetti chiave dell’art.4 (4) (a) della Direttiva Marchi.

La Corte di Giustizia ha considerato che i seguenti fattori non sono sufficienti a provare che vi sia (i) un “nesso” ai sensi della sentenza Adidas Salomon e/o (ii) un indebito vantaggio e/o pregiudizio ai sensi dell’art.4 (4) (a):

1. Reputazione del marchio anteriore per prodotti o servizi diversi da quelli per cui il marchio posteriore sia stato registrato;
2. Il fatto che il marchio anteriore sia unico per qualsiasi prodotto o servizio;
3. Il fatto che il marchio anteriore venga evocato nella mente del consumatore medio quando raffrontato con il marchio posteriore.

Gli altri fattori che, secondo la Corte di Giustizia, devono essere presi in considerazione sono:

1. il fatto che, avendo riguardo alla natura dei prodotti o servizi per i quali il marchio posteriore e` utilizzato, il consumatore medio presuma vi sia una connessione economica tra i titolari dei marchi;
2. Il fatto che vi sia un rischio probabile che la distintivita` o reputazione del marchio anteriore vengano danneggiati dall’uso del marchio posteriore per prodotti o servizi specifici per cui il marchio anteriore e` stato registrato

Nonostante l’evocazione del marchio anteriore sia determinante nello stabilire il “nesso” tra marchi, al fine di godere di protezione ai sensi dell’art.4 (4) (a) e` altresi` necessario che il titolare del marchio anteriore fornisca prova che l’uso del marchio posteriore tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

In questo senso, la Corte di Giustizia ha considerato che al fine di determinare se vi e` effettivamente pregiudizio al carattere distintivo del marchio, debba essere effettuata una valutazione globale della posizione, con riguardo ai seguenti fattori:

• il fatto che vi sia un rischio concreto che l’uso del marchio posteriore per specifici prodotti o servizi influisca sul potere di attirare i consumatori del marchio anteriore;
• il fatto che vi sia un rischio concreto che il titolare del marchio posteriore goda di un vantaggio commerciale reale derivante dall’uso del marchio in ragione della reputazione del marchio anteriore;
• se il marchio anteriore e` distintivo, che sia usato per beni o servizi diversi a quelli per cui il marchio posteriore e` registrato;
• quando il marchio posteriore e` diverso dal marchio anteriore, se ci sono cambiamenti nel comportamento del consumatore medio ed in particolare se il marchio anteriore sia semplicemente evocato (a questo proposito Intel avrebbe dovuto dimostrare che, a causa dell’uso del marchio Intelmark, i suoi consumatori avrebbero acquistato meno prodotti contrassegnati dal marchio Intel);
• qualora il comportamento economico del consumatore medio in relazione al marchio anteriore possa essere influenzato;
• quanto intrinsecamente distintivo sia il marchio anteriore;
• quanto forte sia la reputazione del marchio anteriore in relazione ai prodotti o servizi per i quali viene usato.

La Corte ha inoltre sostenuto che il pregiudizio o il rischio dello stesso debba essere tangibile e reale.

Nei piu`recenti casi Handicare Holding BV v Apple Corps Ltd e NASDAQ Stock Market Inc v Antartica Srl, le Corti Europee si sono pronunciate sull’interpretazione dell’art.8 (5 ) del Regolamento no. 40/94/EC, che rispecchia nei contenuti la disposizione dell’art. 4(4) della Direttiva Marchi.

Nel caso Handicare Holding BV v Apple Corps Ltd, la Corte Generale ha affermato che il marchio “the Beatles” avesse una reputazione cosi` forte al punto che il marchio successivo “Beatle”, seppure per beni e servizi diversi, avrebbe tratto un indebito vantaggio da tale reputazione. La Corte ha altresi` elaborato ulteriormente la definizione di indebito vantaggio, sostenendo che non fosse essenziale dimostrare pregiudizio reale ed attuale al marchio anteriore, ma essendo sufficiente il serio rischio di pregiudizio futuro. La Corte ha decretato che, seppure non esistesse necessariamente un rischio di confusione tra marchi nel pubblico di riferimento, il pubblico poteva essere indotto a trasferire la reputazione e l’immagine positiva del marchio anteriore al marchio posteriore, senza che il titolare del marchio posteriore incorresse alcun rischio o costo legato alla pubblicita` ad esempio.

Nel caso NASDAQ Stock Market Inc v Antartica Srl, la Corte di Giustizia ha ribadito i concetti gia` espressi nel caso Intel, sostenendo che debba esistere un nesso nella mente dei consumatori tra marchi per provare l’indebito vantaggio o pregiudizio al marchio anteriore. In questo caso , la Corte ha considerato che l’esistenza di pregiudizio al marchio anteriore fosse supportata dall’inerente carattere distintivo del marchio NASDAQ e dal fatto che tale marchio, seppure registrato per prodotti finanziari, avesse una reputazione anche al di fuori dell’ambito professionale finanziario.

Muovendo, quindi, da tali assunti interpretativi, il Tribunale delle Imprese di Venezia, nella citata sentenza n. 208/13 depositata il 1 Febbraio 2013 nel caso Valigeria Roncato s.p.a. e Roncato s.r.l. ha affermato:

Per stabilire l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto occorre pertanto prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi per i quali tali marchi sono stati rispettivamente registrati. Nel caso di specie, pacifica la somiglianza tra i marchi in conflitto, non ricorrono i presupposti per ritenere che tra gli stessi vi sia un nesso rilevante, stante la diversita’ del pubblico di riferimento. (- omissis-)

Così recita la sentenza de quo: “il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio ai sensi dell’art. 4 (4) (a), della Direttiva Marchi. Quando, infatti, è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Egli deve tuttavia dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro.”

Secondo il Tribunale delle Imprese di Venezia, il titolare del marchio anteriore non è stato in grado di “fornire la prova di una violazione seria ed effettiva del suo marchio, o di un rischio serio che una tale violazione si produca in futuro.”

La mancanza del ‘nesso’ come sopra definito e della ‘prova’ come richiesta dalla Corte di Giustizia hanno condotto, quindi, il Tribunale delle Imprese a rigettare la domanda proposta da Valigeria Roncato s.p.a.

Venezia – Londra, 10 Aprile 2013

Avv. Lucia Loprieno
Barbara Rizzi (Solicitor) www.clydeco.com

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